Depositare un marchio esistente si può se parli cinese

Ebbene sì, quando si tratta di ideogrammi, depositare un marchio di qualcun altro, può esser possibile, non si tratta di contraffazione per l’UIBM.

Depositare un marchio può essere difficile, ma se poi decidi di fare il furbetto cosa succede. Non molto a giudicare dal caso:

È questo il caso che ha portato l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a negare le ragioni di Jaguar Land Rover che si è vista “copiare” il proprio marchio da China Depend Limited.

Era il 31 novembre del 2011 quando l’azienda cinese ha depositato la domanda di deposito del marchio figurativo (n. 444/2012). L’oggetto della discordia quindi sarebbe un ideogramma, anzi due : 路虎 (strada e tigre). 

Qui il primo intoppo, fa sapere la Land Rover, perché il significato reale di tali ideogrammi sarebbe proprio quello del brand in questione. Non si tratta solo di una beffa, ma anche di un danno perché in Cina per identificarsi, utilizza il medesimo marchio figurativo. Un precedente che per i consumatori e per i clienti della casa automobilistica inglese comporterebbe una confusione ed eventuali perdite di credibilità.

Per l’esaminatore dell’ UIBM, i due simboli “Land Rover” e “路虎”, nella fase dell’esame visivo, non rileverebbero elementi a comprovare la confusione tra i due. È vero tutto ciò, che tra di loro sono totalmente dissimili, ma è altrettanto vero che con una banale ricerca on-line, copiando e incollando su un qualsiasi browser gli ideogrammi il risultato sarà l’apertura della pagina di Wikipedia della Land Rover. Non è una cosa di poco conto, ma il personale competente dell’UIBM non lo ha ritenuto rilevante e l’azienda cinese ha potuto comunque procedere tranquillamente il suo conto e depositare il marchio. . 

L’analisi dei rischi di confusione, per prassi, oltre implicare l’esame visivo degli elementi grafici che lo contraddistingue, si opera un esame fonetico e uno concettuale.

Abbiamo appena affermato, che è più che evidente l’impossibilità di confonderli visivamente; l’esaminatore in questione, però ha ritenuto inopportuno, o meglio impossibile procedere con le altre fasi di valutazione, per tanto ha preferito indagare la sussistenza o meno di “contraffazione” rifacendosi alla percezione del consumatore medio nel paese in cui la China Depend Limited ha depositato il marchio.

• Innanzitutto per il consumatore italiano ideogrammi in genere sono privi di qualsivoglia valenza linguistica. Per chi non conosce la lingua non si troverà mai nella circostanza di pronunciarne il termine, confondere la scrittura o il significato.
• Se la confusione tra i due brand colpisce poi, un pubblico appartenente alla comunità cinese residente in Italia, non genera altrettanti dubbi, l’insussistenza di motivazioni al diniego del deposito; poiché questa, secondo l’UIBM sarebbe concentrata solo in alcune aree geografiche del territorio nazionale e per tanto, dal momento che il marchio ha lo scopo di creare effetti sul pubblico dei consumatori italiani, che non conosce la lingua cinese, non giustifica l’opposizione della Land Rover.

La decisione dell’Ufficio, pubblicata il 9 gennaio 2015, n.123/2014, è stata con assoluta certezza, il respingimento dell’opposizione di Jaguar Land Rover, permettendo per converso a China Depend Limited di registrare senza alcun problema il suo marchio “路虎”.

In buona sostanza se espressioni di uso comune in una lingua straniera vengono utilizzate come marchi, se queste non sono conosciute o conoscibili dal pubblico destinatario non comportano alcuna confusione, ma questo sarebbe il caso in cui l’oggetto della discordia comporti l’analisi di un marchio denominativo, e così non è.

L’UIBM in questo caso lo ha preso in considerazione come un marchio figurativo, non mette in questione il principio giurisprudenziale sopra citato, non è stata giudicata la “parola” ma la confusione che avrebbe potuto generare, visivamente nel consumatore italiano.

Di fatto, singolarmente gli ideogrammi significano rispettivamente strada e tigre, associati Land Rover, ma anche il dato oggettivo di un’appropriazione del “nome” non genera gli effetti di una palese contraffazione, ed è per questo che l’organo giudicante non ne ha valutato la sua sussistenza.

In ogni caso, vale certo la pena ricordare che la domanda di registrazione di un marchio italiano (nel caso in esame, la domanda di registrazione del marchio italiano “路虎” di China Depend Limited) non può certo essere impedita dalla presenza di un marchio anteriore cinese (nel caso in esame, il marchio cinese “路虎” di Land Rover), data la loro tutela geografica limitata allo Stato in cui vengono registrati.

In definitiva, la decisione dell’UIBM sembra essere ben argomentata. Tuttavia, rimangono alcuni profili di incertezza e, soprattutto, il risultato pratico che deriva da tale decisione lascia perplessi.

 

Tra le cose, è bene sottolinearlo, per non legittimare un giudizio negativo circa l’operato dell’Ufficio competente, la China Depend Limited si occupa di prodotti di abbigliamento (calzature, pelletteria, accessori e simili) e il rischio di confusione anche con eventuali prodotti di merchandisign della Jaguar Land Rover, nel consumatore finale, non avrebbe prodotto alcun plausibile effetto.

[Testo completo dell’opposizione Jaguard Land Rover Limited contro China Depend Limited n.444/2012]

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